Noms de domaine : quelle protection ?

Ryane Meral­li notre juriste spé­cia­liste des noms de marques se pose la ques­tion des noms de domaine.
Quelle pro­tec­tion apportent-ils à leur pro­prié­taires ? Cela semble si simple de dépo­ser un nom sur le net !

Quid des marques 100 % net (Admi­rable Tea), mi-net et mi-dis­tri­bu­tion (Fnac.com), etc.

Les réponses sont ici. Chan­ceux amis d’Ad­mi­rable Design… 

Admirable Tea

Le nom de domaine, un signe distinctif reconnu ?

Aujourd’­hui, en quelques clics de sou­ris, vous voi­là, l’heu­reux pro­prié­taire d’un nom de domaine, et les chances d’ob­te­nir la réser­va­tion sou­hai­tée sont grandes, vu la mul­ti­pli­ca­tion des exten­sions, la der­nière en date étant le .asia. Tout est très simple, com­pa­ré au pro­ces­sus d’en­re­gis­tre­ment d’une marque où l’ap­pel aux ser­vices d’un pro­fes­sion­nel s’a­vère vite indis­pen­sable. Mais quelle est la teneur de la pro­tec­tion du nom de domaine, vu la sim­pli­ci­té de sa réser­va­tion, cette pro­tec­tion est-elle suf­fi­sante et équi­va­lente à celle accor­dée aux marques, un tour d’ho­ri­zon des der­nières déci­sions récentes per­met­tra de faire le point. 

L’a­na­lyse de la juris­pru­dence per­met de consta­ter que le régime juri­dique du nom de domaine est main­te­nant éta­bli, les règles pré­to­riennes ont été éla­bo­rées lors des conflits entre marques et noms de domaine. Si la marque s’ob­tient par le dépôt auprès d’une admi­nis­tra­tion offi­cielle, le nom de domaine s’ob­tient lui, au moyen d’une simple réser­va­tion en ligne. Cette pre­mière démarche doit certes être sui­vie d’une uti­li­sa­tion effec­tive sur un site actif, qui s’a­dresse aux consom­ma­teurs pour leur per­mettre de com­pa­rer les pro­duits et les ser­vices pro­po­sés, et en cas d’at­teinte aux droits d’un tiers, la sai­sine du juge fran­çais, sera possible.
Allo Ciné

La néces­si­té d’un site actif.

Comme tous les signes qui per­mettent d’i­den­ti­fier une entre­prise : le nom commercial,
l’en­seigne et le nom de domaine, le droit naît en prin­cipe, de l’u­sage et faute d’u­sage le droit est per­du et tombe dans le domaine public. L’u­sage en matière de nom de domaine est consti­tué pour les juges par l’ex­ploi­ta­tion, sur un site « actif » : « La pro­tec­tion sur un nom de domaine ne pou­vant s’ac­qué­rir que par son exploi­ta­tion, si le site est inac­tif après le dépôt de la marque il ne pour­rait créer une anté­rio­ri­té du nom de domaine. » (TGI Paris 27 juillet 2000 et 9 juillet 2002 )

La notion de site « actif » carac­té­rise l’ex­ploi­ta­tion effec­tive du nom de domaine, est défi­nie de façon néga­tive par les tri­bu­naux : « la seule mise en ligne de l’in­di­ca­tion du nom de domaine assor­tie des réfé­rences de son pro­prié­taire n’a­vait pu être consi­dé­rée comme une exploi­ta­tion effec­tive. » TGI Nan­terre 4 novembre 2002 . L’ex­ploi­ta­tion d’un nom de domaine pour être effec­tive ne doit pas consis­ter en une simple page d’at­tente mais doit mener sur un site pré­sen­tant des pro­duits et des services.

Fnac.Com

Cette néces­si­té d’un site « actif » pou­vait déjà, être déduite d’un arrêt de la Cour de Cas­sa­tion, de 2005 « La réser­va­tion d’un nom de domaine en soi, sans uti­li­sa­tion réelle de ce nom de domaine, ne consti­tue pas un acte de contre­fa­çon. Pour être contre­fai­sant un nom de domaine doit néces­sai­re­ment cor­res­pondre à un site web actif afin que puissent être ana­ly­sés le carac­tère simi­laire ou iden­tique des pro­duits ou ser­vices ». Et, cette condi­tion d’un site actif a été réaf­fir­mée par un arrêt du Tri­bu­nal de Grande Ins­tance de Paris du 6 juillet 2006 « Afin de consti­tuer un droit anté­rieur oppo­sable, un nom de domaine doit avoir été effec­ti­ve­ment exploi­té, un simple enre­gis­tre­ment étant insuf­fi­sant. En effet le risque de confu­sion ne peut s’ap­pré­cier qu’en consi­dé­ra­tion du conte­nu du site ». Dans le cas d’un conflit entre deux noms de domaines ou entre un nom de domaine et une marque, il faut en pre­mier lieu, véri­fier que les pro­duits et ser­vices pro­po­sés sont iden­tiques entre eux, pour se pro­non­cer sur le risque de confu­sion, or s’il n’y a aucun site actif, la com­pa­rai­son ne peut se faire et la notion de risque de confu­sion est inopérante.²
Last Minute

La com­pa­rai­son des pro­duits et services

« Si le nom de domaine peut jus­ti­fier d’une pro­tec­tion contre les atteintes dont il fait l’ob­jet encore faut- il que les par­ties à l’ins­tance, éta­blissent le risque de confu­sion que la dif­fu­sion du signe contes­té peut entraî­ner dans l’es­prit du public » CA Paris 18 octobre 2000 . Pour que le risque de confu­sion soit éta­bli entre un nom de domaine et une marque, il faut que les pro­duits et ser­vices pro­po­sés soient iden­tiques, simi­laires ou com­plé­men­taires, le juge­ment du Tri­bu­nal de Grande Ins­tance de Paris du 28 juin 2006 , en donne une bonne illus­tra­tion : « Si les acti­vi­tés de l’une et l’autre par­tie ne sont pas direc­te­ment concur­rentes, il n’en demeure pas moins qu’elles s’exercent dans le domaine de l’as­sis­tance au déve­lop­pe­ment de l’en­tre­prise. En consé­quence, le choix d’un nom de domaine iden­tique pour exploi­ter un site offrant des ser­vices com­plé­men­taires est géné­ra­teur d’un risque de confu­sion et consti­tu­tif de parasitisme. » 

Cer­taines socié­tés avaient trou­vé un biais au prin­cipe de spé­cia­li­té, en enre­gis­trant leurs marques, en classe 38 pour dési­gner les ser­vices de télé­com­mu­ni­ca­tions, en par­ti­cu­lier pour l’In­ter­net. La Cour de Cas­sa­tion, dans un arrêt du 13 décembre 2005 énonce : « Un nom de domaine ne peut contre­faire par repro­duc­tion ou par imi­ta­tion une marque anté­rieure, peu importe que celle-ci soit dépo­sée en classe 38, pour dési­gner des ser­vices de com­mu­ni­ca­tion télé­ma­tique, que si la nature réelle des pro­duits et ser­vices offerts sur ce site sont soit iden­tiques soit simi­laires à ceux visés dans l’en­re­gis­tre­ment de la marque et de nature à entraî­ner un risque de confu­sion dans l’es­prit du public ; un iden­tique sup­port de dif­fu­sion infor­ma­tique ne sau­rait pas suf­fire à lui seul à créer un risque de confu­sion aux yeux du public. » La Cour de cas­sa­tion s’en tient donc au prin­cipe de la spé­cia­li­té, le mode de dif­fu­sion des pro­duits et ser­vices est inopé­rant, la com­pa­rai­son doit se faire sur les pro­duits et les ser­vices eux-mêmes.

Reste le pro­blème de la ter­ri­to­ria­li­té, celui-ci est faci­le­ment déter­mi­né en droit des marques du fait des dépôts pays par pays ou par groupe de pays. Qu’en est-il des noms de domaines, la dif­fu­sion de l’In­ter­net est glo­bale, cer­tains plai­deurs ont deman­dé aux juges fran­çais de se décla­rer com­pé­tent pour tous les sites acces­sibles en France.
Véli'b

La com­pé­tence ter­ri­to­riale des juges français

« Le juge fran­çais est ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent pour connaître d’un litige dès lors que le fait dom­ma­geable est consta­té dans son res­sort ou que les mes­sages sont sus­cep­tibles d’y être reçus. » Tri­bu­nal de Dra­gui­gnan 8 avril 1998 , tel était l’é­tat de la juris­pru­dence au début. 

Très vite les tri­bu­naux se sont aper­çus de l’é­ten­due très vaste de leurs com­pé­tences, puisque tous les sites sont acces­sibles depuis la France. Une condi­tion a été pré­dé­fi­nie, désor­mais le juge fran­çais a une com­pé­tence limi­té  : « Sauf à vou­loir confé­rer sys­té­ma­ti­que­ment, dès lors que les faits ou actes incri­mi­nés ont eu pour sup­port tech­nique le réseau Inter­net, une com­pé­tence ter­ri­to­riale aux juri­dic­tions fran­çaises, il convient de recher­cher et de carac­té­ri­ser, dans chaque cas par­ti­cu­lier, un lien suf­fi­sant, sub­stan­tiel ou signi­fi­ca­tif, entre ces faits ou actes et le dom­mage allé­gué. Or en l’es­pèce, force est de consta­ter que le site qui est rédi­gé en langue anglaise, n’offre aux consom­ma­teurs fran­çais aucun pro­duit à la vente, les appe­lants n’al­lèguent pas que les pro­duits ou ser­vices pro­po­sés sur ce site aient été effec­ti­ve­ment ven­dus ou exploi­tés en France. » CA Paris 26 avril 2006 . Cette juris­pru­dence a été reprise dans un arrêt du 28 juin 2006 ren­du éga­le­ment par la Cour d’ap­pel de Paris  : « En rai­son du mode de dif­fu­sion propre à Inter­net, l’en­semble des sites sont visibles et acces­sibles depuis le ter­ri­toire natio­nal, de sorte que les actes de contre­fa­çon allé­gués par la socié­té X étant sus­cep­tibles de cau­ser un pré­ju­dice néces­sai­re­ment subi en France, les juri­dic­tions natio­nales sont donc com­pé­tentes pour connaître de l’ac­tion enga­gée par la socié­té inti­mée, peu impor­tant la langue dans laquelle les sites sont rédi­gés dès lors qu’ils repro­duisent les pro­duits argués de contre­fa­çon revê­tus des marques en cause et qu’il est mis à la dis­po­si­tion des inter­nautes des fonc­tion­na­li­tés de traduction. » 

Pour que le juge fran­çais soit com­pé­tent, il faut que le site actif soit dif­fu­sé en fran­çais, soit dans une langue étran­gère mais avec des pos­si­bi­li­tés de tra­duc­tion en fran­çais sur ledit site, il faut que le public fran­çais soit visé et que les pro­duits et ser­vices soient dis­po­nibles à la vente en France.

En conclu­sion

Il semble que, même si sur cer­tains points le régime juri­dique des noms de domaine reste encore flou, il a main­te­nant un sta­tut recon­nu par les tri­bu­naux. La marque tient elle, sa force direc­te­ment de la loi, mais vu sa com­mo­di­té, le nom de domaine est plé­bis­ci­té et acquière chaque jour, une force qui s’impose.